Fra teknologiutvikling til tvangsoppløsning
Nimtec AS utviklet «Eblanks», en teknisk løsning for elektronisk simulering av ammunisjon, og sikret oppfinnelsene gjennom to patenter. I 2014 fikk Eblanks AS en eksklusiv lisens til å utnytte rettighetene mot betaling til Nimtec AS av royalty på 10 prosent av omsetningen.
For å få inn en ekstern investor ble modellen endret i 2015. Nimtec AS overdro IP-rettighetene til Eblanks AS som et tingsinnskudd verdsatt til seks millioner kroner, med oppgjør i aksjer. Samtidig avtalte selskapene at Nimtec AS skulle motta royalty på 10 prosent av omsetningen knyttet til Eblanks-produktene.
Etter aksjonærkonflikter og bortfall av revisor ble Eblanks AS tvangsoppløst i 2019. Boet solgte patentene til Green Ammo AS uten royaltyforpliktelsen.
Illustrasjon: Agder lagmannsrett, dommens punkt 3.2.2, side 12. Figuren viser overdragelsen fra Nimtec til Eblanks, boets beslag og den etterfølgende overdragelsen til Green Ammo.
Nimtec AS anførte at Green Ammo AS var forpliktet til å betale royalty på 10 % av omsetningen i henhold til den opprinnelige avtalen mellom Nimtec AS og Eblanks AS.
Hvorfor førte ikke royaltykravet frem?
Lagmannsretten skilte mellom eierskapet til rettighetene og kravet på royalty. Overdragelsen av patentene i 2015 var endelig, reell og gyldig. Selv om royaltysatsen var den samme som i lisensavtalen fra 2014, var det rettslige grunnlaget endret: Eblanks AS var nå eier, ikke bare lisenstaker. Lagmannsretten kunne ikke se at lisensavtalen fra 2014 var relevant ved vurderingen av om royaltyforpliktelsen etter 2015-avtalen hadde rettsvern eller ikke.
Et sentralt poeng i dommen er at hovedregelen om at avtaler om overdragelse av immaterialrettigheter får rettsvern allerede fra avtaleinngåelsen, gjelder erververs vern av det som er overdratt – ikke overdragerens rett til et vederlag som skal komme i fremtiden. Nimtec var i denne saken overdrager (selger) av patentene, ikke erverver, og kunne derfor ikke bygge rett på denne hovedregelen for sitt royaltykrav. Heller ikke patentloven § 44a, som regulerer kollisjoner mellom bl.a. avtaleerverv av patentrett, lisens og panterett, omfattet Nimtecs krav på fremtidig royalty.
Royaltyforpliktelsen var etter lagmannsrettens vurdering et alminnelig pengekrav, ikke en automatisk beskyttet heftelse i patentene. Avtaleinngåelsen ga ikke kravet rettsvern. Forsøket på å registrere royaltyavtalen som en lisens hadde heller ikke sikret kravet. Retten fremhevet derimot at fremtidig royalty kunne vært sikret gjennom avtalepant i patentene etter panteloven § 4-11, med et avtalt maksimumsbeløp slik spesifikasjonsprinsippet i panteloven § 1-4 krever, og med anmerkning i patentregisteret.
Fordi slik sikring manglet, kunne boet ta beslag i patentene og selge dem videre uten royaltyforpliktelsen. Green Ammo AS var derfor ikke forpliktet til å betale royalty til Nimtec AS.
Nimtec AS anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, men anken ble ikke tillatt fremmet. Lagmannsrettens dom er følgelig rettskraftig. I tillegg til å tape kravet, ble Nimtec AS dømt til å erstatte Green Ammo AS’ sakskostnader for lagmannsretten med over 536 000 kroner – en påminnelse om at den økonomiske risikoen ved en slik tvist ikke bare ligger i selve kravet.
Hva bør virksomheter være særlig oppmerksomme på?
- Skill mellom lisens og overdragelse. Når eierskapet overføres, kan beskyttelsen fra et tidligere lisensforhold ikke uten videre forutsettes å bestå.
- Avtale er ikke det samme som rettsvern. En avtale om løpende royalty innebærer ikke at kravet står seg overfor avtalepartens kreditorer eller at avtalen følger patentene ved konkurs. Rettsvern for kravet må etableres!
- Vurder sikkerhet allerede ved avtaleinngåelsen. Retten pekte på avtalepant som en tilgjengelig løsning. At fremtidig royalty er usikker i størrelse, hindrer ikke at partene avtaler et maksimumsbeløp for avtalepantet, jf. panteloven § 4-11, jf. spesifikasjonsprinsippet i panteloven § 1-4.
- Kontroller hva registreringen faktisk sikrer. En anmerkning som «lisens» er ikke en erstatning for korrekt etablering og anmerkning av avtalepant for royaltykravet i patentene. Avtalepantets størrelse begrenser dessuten hvor stor del av kravet som kan kreves dekket gjennom pantet anmerket på patentene.
Et sidepoeng fra saken er at Nimtec tidligere hadde saksøkt sitt eget patentbyrå, Bryn Aarflot AS, for uaktsom bistand med å sikre royaltyforpliktelsen i 2018. Patentbyrået hadde forsøkt å sikre kravet ved å anmerke avtalen som en «lisens» i patentregisteret, men dette ga ikke rettsvern for royaltykravet. Oslo tingrett kom til at Bryn Aarflot AS var erstatningsansvarlig, og saken endte med et forlik der Nimtec mottok 8 750 000 kroner i erstatning. Saken illustrerer at feil fremgangsmåte for å sikre et royaltykrav kan få store økonomiske konsekvenser – både for den som skulle vært sikret, og for rådgiveren som skulle bistått med sikringen.
Den praktiske lærdommen er klar: Skal fremtidige inntekter fra en patentoverdragelse beskyttes, må rettsvern og sikkerhet inngå i avtalestrukturen.
Harris bistår jevnlig gründerselskaper og etablerte virksomheter med å strukturere avtaler om overdragelse og lisensiering av immaterialrettigheter, herunder royalty- og vederlagsordninger, med særlig vekt på rettsvern og sikring av fremtidige krav. Ta gjerne kontakt med oss for en gjennomgang av avtaler om patenter og andre immaterielle rettigheter.
